Les actifs immatériels de l'entreprise et leur protection

Il s'agit d'un signe particulier apposé sur les marchandises ou accompagnant les services.

L'article L.711-1 du Code de la propriété intellectuelle définit la marque de fabrique, de commerce ou de service comme un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale.

« Peuvent notamment constituer un tel signe :

a) Les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles ;

b) Les signes sonores tels que : sons, phrases musicales ;

c) Les signes figuratifs tels que : dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes, logos, images de synthèse ; les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service ; les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs. »

1. 1. Les conditions de validité du signe choisi

a) Le caractère licite de la marque

La licéité du signe choisi dépend de plusieurs facteurs ; il ne doit pas être contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs ; il ne doit pas non plus tomber sous les interdictions formulées par certains textes spéciaux et il ne doit pas présenter un caractère trompeur et risquer d'induire en erreur la clientèle

La marque ne peut être représentée par un signe contraire à l'ordre public et à la morale. Un dessin obscène, un insigne nazi, un slogan raciste seront évidemment déclarés irrecevables au moment du dépôt par les services de l'INPI.

De plus, des textes nationaux ou internationaux empêchent l'adoption de certains signes à titre de marque. Il en est ainsi des conventions internationales qui interdisent, sous peine de nullité, le dépôt des mots « Croix Rouge » et de l'emblème correspondant.

L'article L.711-3 du Code de la propriété intellectuelle prohibe l'adoption comme marque des symboles de l'identité et de la souveraineté des pays tels que les armoiries, drapeaux et emblèmes des Etats. L'interdiction s'étend aux signes et poinçons officiels ainsi qu'aux sigles des organisations

Internationales.

Le signe ne doit pas être déceptif. Les signes susceptibles de tromper le public sur la nature, la qualité ou la provenance du produit ou du service sont déceptifs.

On parlera de marque déceptive lorsque le signe choisi fait faussement croire à une certaine origine géographique du produit, à une nature ou une composition particulière du produit, à des qualités spéciales, à une caution officielle des pouvoirs publics, à un contrôle médical sur les marques.

b) Le caractère distinctif de la marque

Du fait que la marque permette d'identifier un produit ou un service parmi de nombreux autres, elle doit être distinctive. Il s'agit de sa caractéristique essentielle.

Le signe choisi ne doit pas être perçu comme un indicateur d'origine du produit ou du service

Le signe choisi n'a pas besoin d'être original ou nouveau.

Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés. Le même signe peut être distinctif à l'égard d'un objet et non distinctif à l'égard d'un autre objet.

C'est au moment de l'enregistrement que la distinctivité est vérifiée. Cependant, un long usage a pu conférer un caractère distinctif à un signe banal ou descriptif, sachant cependant qu'un long usage ne saurait effacer le défaut de distinctivité de la marque nécessaire ou fonctionnelle.

L'article L.711-2 du CPI dispose qu'est dépourvu de caractère distinctif le signe ou la dénomination qui, dans le langage courant ou professionnel, est la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service. Une marque générique composée exclusivement d'un tel signe serait nulle car le signe choisi est d'un emploi indispensable pour désigner l'objet ou parce qu'il désigne l'ensemble des produits similaires ou encore que le signe est communément associé dans l'esprit du public à cet objet.

C'est au jour du premier dépôt de la marque que le signe doit présenter un caractère arbitraire. Or, certaines marques finissent par passer dans le langage courant et deviennent la désignation commune du produit : frigidaire, fermeture éclair… Le terme est devenu banal ; son pouvoir distinctif est atteint. La déchéance des droits du titulaire d'une marque pour dégénérescence du signe, n'est encourue que si ce passage dans le vocabulaire courant est « de son fait » (art. L. 714-6-a CPI). Pour éviter la déchéance de la marque, et faire sanctionner les usages non autorisés de son signe, son titulaire pourra démontrer qu'il n'est pas resté passif et qu'il a périodiquement revendiqué ses droits exclusifs et agi en contrefaçon contre ceux qui les bafouaient

Une marque descriptive n'est pas distinctive car sa dénomination peut servir à désigner une caractéristique du produit ou du service. Il en va ainsi pour tout signe exclusivement composé d'un terme indiquant l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service…

N'est pas non plus distinctive la marque constituée exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou qui lui confère sa valeur. Ce sont les marques figuratives qui sont principalement concernées par cette règle. On ne peut déposer à titre de marque la forme d'un objet qui coïncide avec la forme imposée par la nature du produit.

c) Le caractère disponible de la marque

L'article L.711-4 du CPI dispose que ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs.

Le signe doit donc être disponible, c'est-à-dire que personne n'a encore acquis de droit sur un signe identique ou similaire dans le même secteur économique.

Les antériorités en matière de marques peuvent être constituées par une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue, une dénomination ou raison sociale, un nom commercial ou une enseigne, une appellation d'origine protégée, un droit d'auteur, un dessin ou modèle protégé, mais aussi par un droit de la personnalité, ou bien par le nom, l'image ou la renommée d'une collectivité territoriale.

Le déposant d'une marque doit donc procéder à une recherche d'antériorités avant le dépôt de sa marque. Et le fait de ne pas avoir procédé à cette recherche peut être considéré comme une faute de négligence.

Diverses méthodes seront utilisées ; la recherche à l'identique, la recherche de similitude, et la recherche de radical.

Ne constitue une antériorité opposable au dépôt de la marque que le droit antérieur reconnu sur le territoire français. Ainsi, une marque étrangère antérieure, si elle n'est ni notoire, ni enregistrée pour le territoire français, ne rend pas le signe indisponible.

La disponibilité du signe s'apprécie secteur commercial par secteur commercial. C'est le principe de spécialité. Le signe déjà approprié à titre de marque n'est indisponible que pour les branches d'activité définies par les produits ou services figurant dans l'acte de dépôt.

Cependant, certains signes ont acquis un tel pouvoir attractif qu'ils en deviennent indépendants des produits ou services qu'ils désignent. Il s'agit de la marque notoire.

Une marque est notoire lorsqu'elle est connue d'une large fraction du grand public. Celui-ci l'associe spontanément à un type de produit ou service. Il ne suffit pas d'établir qu'elle est connue des milieux professionnels, il faut prendre pour référence l'ensemble de la population. La notoriété peut résulter de l'ancienneté mais aussi d'efforts publicitaires considérables ou de l'ampleur de la diffusion géographique des produits

La notoriété soustrait la marque au principe de territorialité ; elle est protégée même en l'absence de dépôt en France. Son titulaire peut la faire valoir comme antériorité contre celui qui a le projet d'enregistrer le signe à son nom. Si ce tiers était de bonne foi, le titulaire de la marque notoire n'a que 5ans pour introduire son action en nullité. Mais selon la jurisprudence unanime la notoriété d'une marque n'écarte pas le principe de spécialité.